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马德里体系的发展及企业申请商标国际注册的注意事项

作者 /佚名 来源 /未知 发布时间 /2011-08-30

一、 马德里体系的历史及基本情况     1.马德里体系的基本情况     1891年4月14日,《商标国际注册马德里协定》(以下简称马德里协定)签订。1989年10月4日,我国成为该协定缔约方。1989年,《商标国际注册马德里协定有关议定书》(以下简称马德里议定书)在当年的马德里联盟会议上获得通过。我国于1995年12月1日加入议定书。我国是第四个缔约方,在我国加入后,议定书生效。     马德里商标国际注册是指在协定和议定书的约束下进行商标注册。协定和议定书的所有成员组成马德里联盟,这一联盟是根据《保护知识产权巴黎公约》第十九条建立起来的特别联盟。马德里联盟的每个成员都是联盟大会的成员。     2.马德里协定和马德里议定书的比较     马德里议定书的签订旨在将一些改进措施引入马德里体系,以弥补协定的某些缺陷,从而吸引更多的国家或组织加入。马德里协定和马德里议定书的主要区别体现在以下几个方面:     (1)根据议定书,申请人可以依据基础注册或基础申请提交商标国际注册申请;根据协定,只能依据基础注册提交商标国际注册申请。     (2)根据议定书,缔约方主管局的驳回期限可以是12个月,也可以通过声明延长到18个月;根据协定,驳回期限只有12个月。     (3)根据议定书, 缔约方主管局可以收取单独规费以取代补充注册费(或称为标准规费)和附加注册费,该规费可以高于协定规定的规费标准。     (4)根据议定书,在国际注册商标遭受“中心打击” 之后,申请人可以在一定条件下将国际注册转为国家注册。议定书第九条之五规定,自国际注册之日起5年内,若其基础申请或基础注册效力终止,从而导致该国际注册的全部或部分商品或服务被撤销,则申请人可在国际注册被撤销之日起3个月内,向被指定缔约方提交转变申请,将该国际注册转变为直接指定缔约方的国家(或地区)注册,原国际注册日期和优先权可以保留。协定却没有提供这种救济措施。     (5)根据议定书,申请人可以选择法语、英语和西班牙语作为收文语言;根据协定,申请人只可以选择法语。     二、马德里商标国际注册的基本概念     1.原属国和原属局     根据马德里协定的规定,原属国是指申请人设有真实有效工商营业场所的特别联盟国家;如果在特别联盟国家中没有真实有效的工商营业场所,原属国为申请人住所所在的特别联盟国家;如果在特别联盟国家境内既没有工商营业场所也没有住所,但申请人具有特别联盟国家国籍,原属国为申请人国籍所在的国家。申请人必须按顺序选择。     根据马德里议定书的规定,申请人可以从申请人设有工商营业场所的缔约方、申请人住所所在缔约方或申请人国籍所在缔约方中任选其一作为其原属国。确定原属国也就确定了申请的来源。比如一个在中国有住所的美国人,他可以依据其国籍以美国为原属国申请商标国际注册,也可以依据其住所以中国为原属国申请商标国际注册,但前提是他必须在选定的原属国有基础申请或基础注册。     原属局指原属国负责商标注册的主管机关。在我国,原属局是国家工商总局商标局。国外的主管机关名称各异,有称工业产权局的,比如法国工业产权局;有称专利局的,比如爱沙尼亚专利局,主管商标的只是其中的一个处——商标处;有称知识产权局的,比如蒙古;还有众多其他的名称,比如日本的隶属于经济贸易和工业部的特许厅、欧盟的内部市场协调局等。     2.基础注册或基础申请     基础注册指在原属局获得的国内商标注册。根据马德里协定,只有已在原属局获得注册的商标才能作为商标国际注册的基础。     基础申请指向原属局提交的商标国内注册申请。根据马德里议定书,商标申请可以作为商标国际注册的基础。相对于马德里协定,马德里议定书更为便利,商标申请人不必等到商标注册成功,只要有基础申请就可以提交马德里商标国际注册申请。   在我国,申请人在拿到商标局发出的商标注册申请受理通知书之后,就可以提交国际注册申请,指定受马德里议定书约束的缔约方。     3.国际注册申请及国际注册日期     这里所说的“国际注册申请”,指马德里体系之内的国际注册申请,不包括通过“逐一申请”方式提出的申请。“逐一申请”是相对于马德里体系来说的,指申请人通过代理组织向申请商标保护的国家或组织的主管机关直接提交的方式。这只是行业内部的一种习惯称谓,不是法律名词。由于马德里体系的成员是由各缔约国构成的,所以也被称为“官方申请”,“逐一申请”则被称为“民间申请”。     根据马德里协定第三条第(4)款和马德里议定书第三条第(4)款的规定,如果世界知识产权组织国际局(以下简称国际局)在申请人向其原属国申请商标国际注册后的两个月内收到该申请,国际注册日期则是该申请提交到原属国的日期;如果在该期限内未收到申请,国际局则按其收到申请的日期进行登记。也就是说,如果商标局能在两个月内将申请提交到国际局,那么,申请人将商标国际注册申请提交到商标局的日期将是该商标的国际注册日期,否则将以国际局收到该申请的实际日期为国际注册日期。     4.国际局     国际局指世界知识产权组织国际局,其工作内容之一是负责商标国际注册,其功能有如一个为各缔约方商标申请服务的中转站。国际局对原属国转交的商标国际注册申请进行形式审查,认为符合要求的,予以注册,并在国际注册簿上进行登记。国际局每周出版一本国际商标公告,公告注册、续展、后期指定、变更以及其他与国际注册有关的信息。此外,国际局还印制和颁发国际注册证,收缴和分配国际注册规费,组织召开体系内部的各种会议等等。     国际局的注册并不意味着商标已在被指定缔约方获得了保护,国际注册证的颁发也不能表明该商标已经在被指定缔约方获得了注册,而仅仅表示该商标申请了国际注册。商标能否在被指定的缔约方注册,还需要各缔约方通过各自的法律程序进行审查。     5.被指定缔约方的保护和驳回     被指定缔约方的保护,指被指定缔约方主管机关经实质审查,对符合本国法律规定的领土延伸申请的商标给予的保护,其效力等同于此商标在该国获得注册。之所以称为“保护”,是为了区别于国际局的注册。只有在商标获得保护后,商标所有人才可以在给予保护的被指定缔约方地域内行使商标专用权。     被指定缔约方依职权的驳回,指被指定缔约方主管机关经实质审查,认为领土延伸申请违反了该被指定缔约方有关的法律规定,对该领土延伸申请的商标作出的不予保护的决定。该决定通常在法定的期限内以驳回的形式通知国际局。由于各缔约方的法律不同,其驳回理由也可能不太一样。驳回包括全部驳回和部分驳回。全部驳回是对指定的全部商品或服务的驳回;部分驳回则是对指定的部分商品或服务的驳回。申请人可根据驳回通知书的内容进行回复、提出复审或提起上诉。     国际注册申请的驳回期限因适用马德里协定或马德里议定书而可能有所不同。对于适用马德里协定的国际注册申请,被指定缔约方行使驳回权利的期限为12个月;适用马德里议定书的国际注册申请,被指定缔约方行使驳回权利的期限可能为12个月,也可能为18个月。若被指定缔约方希望享有18个月的驳回期限,则需要向国际局提交正式的声明,声明12个月的驳回期限由18个月代替。如果在马德里协定和马德里议定书规定的12个月或者18个月内,被指定缔约方未能及时行使驳回权利,则不论国际注册申请是否违反了被指定缔约方的法律规定,都将自动在被指定缔约方获得保护。驳回期限的起始日为国际注册证上注明的通知日,而不是商标的国际注册日或其他日期。     6.国际注册与基础注册或基础申请的关系     自国际注册之日起5年内,国际注册与其基础申请或基础注册之间存在依附关系。在此期间,若某国际注册的基础注册被撤销或宣布无效,或其基础申请被驳回,那么该国际注册在所有被指定缔约方都不再予以保护。这通常被称为“中心打击”。但如果上述有关商标基础注册或基础申请的情况发生在该商标国际注册之日起5年以后,那么,国际注册就不会受到影响。也就是说,即使商标在原属国的基础注册被撤销或被宣布无效、或商标在原属国的基础申请被驳回,商标在被指定缔约方获得的保护仍然具有效力。     虽然在协定和议定书中都有“中心打击”的规定,但是二者的不同之处在于:协定没有规定商标国际注册的注册人在“中心打击”之后的救济措施,而马德里议定书允许注册人在“中心打击”之后将国际注册转换为被指定缔约方的国家或地区注册,并保留原有的国际注册日期和优先权日期。     7.单独规费     任何一个加入议定书的国家,在加入的时候可以声明,对指定该国的申请收取单独规费而不是标准规费。     这是马德里体系为吸引美国、日本、英国等国家作出的让步,因为在这些国家商标注册费用较高,如果只按照标准规费收取,他们认为过于低廉。其实单独规费是柄双刃剑,在这些国家向其他缔约方收取较高注册费的同时,其他缔约方也向来自这些国家的申请收取单独规费,例如我国的单独规费就一直在300瑞士法郎以上。目前收取单独规费最高的国家是日本,达到980瑞士法郎。当然,单独规费的确定并不是随意的,而是有其严格的确定和变动标准的:单独规费不能高于在同种条件下申请人直接向其主管局递交商标注册申请的费用,就是不能比国内的申请费用高。确定后的单独规费也不是一成不变的。日本的单独规费最高,但是分两次收费,即在申请阶段收取一次申请费,如果该商标在日本被特许厅核准注册,则申请人须再缴纳注册费。我国申请人提交指定日本的申请时,只需向商标局缴纳申请费用;如果商标被核准注册,国际局会直接通知申请人或其代理人向国际局缴纳注册费用,也称“二次规费”。在国际局给申请人或其代理人的通知中,可以了解详细的付款方式和金额,申请人直接通过银行将注册费汇到国际局在瑞士的账户上,但在汇款单上一定要注明汇款用途、国际注册号和申请人名称等信息。     三、马德里体系的发展为中国企业带来的便利     一直以来,马德里体系存在着申请前提较为严格(大多数国家必须在取得国内注册之后才能指定),语言使用受限制(在未指定纯议定书缔约方的情况下必须使用法语)、注册状态不能确定(只有国际注册证,而没有各国的授予保护声明通知)以及注册效力不稳定(如果从国际注册之日起5年内国内基础注册被撤销,国际注册也将随之被撤销,即“中心打击”原则)等缺点。     近年来,马德里联盟不断对马德里体系的优劣进行讨论改进,本着更为方便申请人的原则,对协定、议定书和共同实施细则进行了多次修改。修改后的马德里体系相较于以前更为灵活便利,也大大方便了我国企业利用这一体系达到商标 “走出去”的目标。     1.申请基础的变化。2008年9月1日起,马德里议定书第九条之六“维护条款”的废除,同属协定和议定书国家之间优先适用议定书。这一变化放宽了马德里申请的条件。在此之前,同属协定和议定书国家之间适用协定,因此限制申请人必须在国内商标获得注册之后才可指定这一部分国家。“维护条款”废除之后,我国申请人只需要拿到国内商标受理通知书,即可依据议定书向商标局提出马德里国际注册申请,指定除6个纯协定国(阿尔及利亚、埃及、哈萨克斯坦、利比里亚、苏丹和塔吉克斯坦)之外的其他所有76个缔约方。这一变化也使我国企业能够更快地走出去,有更多机会享受根据《巴黎公约》所提出的申请日优先权的保护,降低商标在国外被抢注的风险。     2.申请语言的变化。上述条款修改之前,申请人在仅指定受协定约束的缔约方而未指定纯议定书缔约方时,必须选择法语作为申请语言。2008年9月1日起,申请人可以任意选择法语、英语或西班牙语作为申请语言(对我国申请人而言,即为法语和英语)。这对法语人才稀缺而英语人才较多的我国而言,大大方便了申请人或代理人在最短的时间内了解各种通知书或裁定书的内容,及时地进行答复或采取必要措施。马德里联盟法律工作小组还在进行申请语言开放的讨论,我国代表也在积极促进马德里联盟工作语言的开放,希望未来的发展能使马德里体系的语言更加方便我国用户的使用。     3.申请费用和驳回期限。虽然在同属协定和议定书缔约方之间目前适用议定书,但是,在申请费用和驳回期限方面依旧保持不变。也就是说,在这一部分国家中有依据议定书要求单独规费的,仍适用100瑞士法郎的规费标准。这相较于直接国家注册的费用和单独规费而言都比较便宜,为我国申请人节省申请费用。     驳回期限保持不变意味着指定这一部分缔约方,驳回期限依旧适用从通知之日起12个月。这更有利于申请人在尽可能短的时间内确认自己商标在指定缔约方的状态,缩短了申请人为得到上述国家的商标注册保护而需要等待的时间。     4.“中心打击”之后的补救措施。在同属协定和议定书之间适用议定书之后,使得大多数国家适用更为灵活的议定书的规定。依据马德里议定书的规定,可将一国际注册转为国家注册申请。这一规定较之原先适用的协定的“中心打击”原则更为灵活,使申请人能在被“中心打击”之后能有机会采取进一步的补救措施,更加有利于申请人对自己的商标进行保护。     5.保护声明的颁发。一直以来,马德里体系遵循 “默许原则”,即在适用的驳回期限内,如果被指定缔约方主管局没有发出临时驳回通知,那么在被指定缔约方该商标即在所申请的所有商品和服务上自动获得保护。当被指定缔约方的主管局决定不驳回一国际注册申请时,不要求该主管局发出授予保护声明。目前,只有14个缔约方的主管局在驳回期限之内经过审查,如果未发现须驳回的理由,会发出授予保护声明。这一原则使很多申请人不能确定自己的商标在指定缔约方的状态,申请人因此需要支付费用委托代理人,向被指定缔约方主管局申请开具注册证明。为此,马德里联盟本着方便申请人的原则,对共同实施细则进行了讨论修改,并且收到积极成效。从2011年1月1日起,“默许原则”不再适用,所有缔约方主管局在申请商标获得全部核准注册的情况下,必须向国际局发出授予保护声明通知。     6.申请商标状态查询的改进。目前,国际局已经对其网站进行了升级改进,申请人可通过国际局网站的ROMARIN数据库查询驳回通知的扫描件,从而掌握其商标的状态。     马德里体系朝着越来越方便申请人的方向发展,这也更加有利于我国申请人利用该体系向外进行商标注册申请,寻求商标的注册保护,进而有利于提高我国企业在国际市场上树立品牌,提高市场竞争力。     四、商标局对商标国际注册申请的受理和审查     根据规定,国家工商总局商标局(以下简称商标局)对国内申请人提出的商标国际注册申请仅进行形式审查,不进行实质审查,因为实质审查是由被指定的缔约国的商标主管机关依据其国内法律和程序进行的。形式审查的内容包括对中外文申请书的审理和收费。     商标局收到商标国际注册申请后,编定收文编号、标注申请日期。对不符合要求的,商标局退回申请,申请日期不予保留。申请手续基本齐备,但需要补正的,商标局通知申请人或其代理人在收到补正通知之日起15日内补正。未在规定的期限内补正的,视为放弃申请;如果补正不符合规范还需要补正的,商标局会再次通知补正。     商标局认为申请书填写无误,或者经补正符合要求的,会向申请人寄发缴费通知单。委托代理人且代理人在商标局开有账户的,商标局向代理人寄发通知单后直接从账户中扣除费用。代理人在商标局没有账户或申请人直接申请的,代理人或申请人应在收到商标局的缴费通知单后直接到商标局受理大厅缴费,或通过银行转账方式缴费。申请人或代理人未在规定时间内缴费的,视为放弃申请。     商标局国际注册处的收文员和审查员都会对申请书进行形式审查,两者间的不同之处在于:收文员只审查中外文表格的选择是否正确、文字是否规范、提交的文件是否齐全,审查员要对商品的外文名称的翻译、基础注册或申请的商品与国际注册申请的商品是否相符、缴纳注册规费等情况进行审查。如果申请书存在的不规范问题并不严重,为了提高效率,国际注册处的审查员可能会采取电话通知的形式告知申请人或其代理人,这样有利于申请人尽快改正申请书中不规范的地方。     商标局将形式审查合格的国际注册外文申请书通过邮寄或传真的形式递交给世界知识产权组织国际局,中文申请书存放至商标局档案处。目前,马德里体系正在积极推行电子通信,相信不久的将来会实现无纸化办公。目前商标局内部的电子通信等流程正在实施,国际注册申请的提交也会逐渐实现无纸化。     国际注册申请的规费,可以在世界知识产权组织的网站(www.wipo.int)或商标局网站(www.ctmo.gov.cn 或www.sbj.saic.gov.cn)上查询。     五、企业申请商标国际注册应该注意的事项     其一,我国申请人应当正确区分国际局颁发的马德里商标国际注册证和指定缔约方颁发的商标保护通知的法律效力。     在我国申请人当中存在一种误区,即混淆了世界知识产权组织国际局颁发的马德里商标国际注册证和指定缔约方颁发的商标保护通知的法律效力。一些申请人想当然地认为只要取得了国际局颁发的商标国际注册证就等于已经在国外注册成功了。其实该商标国际注册证的法律效力只相当于各指定缔约主管局颁发的商标受理通知书,只有指定缔约方颁发的商标保护通知才能证明申请商标在指定缔约方取得注册。     有些申请人取得了国际局颁发的商标国际注册证,便把各指定缔约主管局发出的各类驳回通知束之高阁,而不是按照通知要求及时采取救济措施,导致其商标最终被指定缔约主管局驳回。申请人既浪费了国际注册规费,又丧失了在国外的商标合法权益,不禁令人扼腕叹息。     其二,如果进行委托代理,我国申请人应当选择在商标局备案的、具有良好声誉和丰富国际注册经验的商标代理机构办理马德里商标国际注册。     如果我国申请人自己直接办理商标马德里国际注册有困难,可委托在商标局备案的、具有良好声誉和丰富国际注册经验的商标代理机构办理马德里商标国际注册。从实际工作看,有些申请人贪图代理费用便宜,委托一些缺乏经验的代理机构办理马德里商标国际注册。这些代理机构由于缺乏经验,收到国际局或其他缔约方主管局的各类通知时看不明白或不知如何回复,导致申请人错过补救的最佳时期,错失了在指定缔约方的专用权。相反,在商标局备案的、具有良好声誉和丰富国际注册经验的商标代理机构不仅熟悉各国的商标法律,而且同各国商标代理机构有着广泛的业务合作关系,能迅速有效地帮助申请人在各国进行复审或提出上诉,从而最大限度帮助我国申请人在国外维护其合法商标权益。     因此,选择在商标局备案的、具有良好声誉和丰富国际注册经验的代理机构办理马德里商标国际注册,对于我国广大申请人来说不失为一条办理商标国际注册的捷径。


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